Il marchio decettivo o ingannevole può mettere in pericolo la scelta di acquisto del consumatore, così come la sua stessa sicurezza: come prevenire o tutelarci?
Negli articoli precedenti ci siamo occupati del marchio, soffermandoci sul suo significato e funzione, e anche sulla tutela in caso di soprusi o violazioni o mancato rispetto da parte di terzi per contraffazioni o altre attività sleali.
Ma cosa succede quando è lo stesso marchio ad essere sleale o ingannevole?
In legalese si dice decettivo quando una determinata azione o atto può trarre in inganno o indurre in errore.
E, dunque, si definisce un marchio decettivo (appunto) quando può trarre in inganno il consumatore in relazione alla provenienza geografica o alla qualità o natura dei prodotti che contraddistingue.
E’ evidente che un marchio siffatto non può essere sottoposto a registrazione come marchio d’impresa e, se lo diventa nel suo corso, può essere dichiarato nullo.
Ma procediamo per gradi, addentrandoci nella tutela del marchio, o anzi del consumatore, per capire meglio il marchio decettivo.
Cos’è il marchio decettivo?
Un marchio è decettivo quando il messaggio che trasmette al consumatore risulta essere idoneo «ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita’ dei prodotti o servizi» contraddistinti dal segno – art. 14, c.1, lett.b), c.p.i.
Questa disposizione – insieme all’art. 7, c.1, lett. g), del Regolamento n. 1001/2017 – definisce gli impedimenti alla registrazione dei marchi d’impresa al fine di prevenire un possibile pericolo di inganno, rispetto alla comunicabilità del suo messaggio fondato sul principio di verità del marchio.
Il marchio, infatti, può comunicare informazioni sulla provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti/servizi.
Queste informazioni però, una volta collegate a specifici prodotti o servizi, possono di per sé non essere vere, al punto da rendere il marchio stesso ingannevole agli occhi del pubblico.
L’obiettivo dell’imprenditore è quindi creare un marchio, essenza della propria impresa, che sia in grado di trasmettere al consumatore un messaggio vero e affidabile, piuttosto che comunicare un contenuto ingannevole tale da disorientare lo stesso consumatore (Cass. 26/03/2004, n. 6080).
Presupposti di decettività del marchio
Le informazioni decettive del marchio che possono dare indicazioni non veritiere su un marchio, riguardano:
- una specifica origine geografica del prodotto, quale aspetto rilevante sulla scelta di acquisto del consumatore, che in realtà è registrato per contraddistinguere beni che provengono da altre zone;
- la natura o qualità di prodotti o servizi contraddistinti dal segno, che però evoca caratteristiche degli stessi diverse da quelle presenti nell’attestato di registrazione del marchio.
Come, ad esempio, il caso storico del marchio registrato “Cotonelle” – Cass. 09/04/1996, n.3276 – che contraddistingueva prodotti in carta (carta igienica e fazzoletti).
Però, in funzione del nome utilizzato che evocava il cotone, il segno induceva in errore il consumatore, il quale percepiva che per la fabbricazione di tali prodotti si utilizzassero fibre di cotone anziché la carta.
La Corte di Cassazione, avendo rilevato, nel caso di specie, una specifica violazione del principio di verità e un uso illecito del marchio, ne identificò il carattere decettivo, idoneo ad ingannare i consumatori, rendendo la registrazione non valida e determinandone di fatto la sua nullità.
Al contrario, se si fosse utilizzato come marchio un nome di fantasia, non si sarebbe verificato alcun inganno.
Qualora si realizzi un marchio descrittivo, con caratteristiche che in realtà non hanno nulla a che fare con i prodotti per cui tale segno è stato depositato e registrato, allo stesso modo lo si qualifica come marchio decettivo.
Si desume perciò che, per valutare se vi sia o meno decettività di un marchio, è necessario tenere conto del suo significato effettivo in rapporto ai prodotti o servizi per i quali lo stesso viene registrato, nonché dell’uso che se ne fa dello stesso.
Uso decettivo del marchio: nullità o decadenza
Anche l’uso ingannevole del marchio può portare alla sua estinzione, per questo la normativa pone di fatto dei vincoli a tale uso, come previsto dall’art. 21, c.2, c.p.i., in cui si afferma che:
«non è consentito usare il marchio (…) in modo da (…) da indurre (…) in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi».
Da questa norma – insieme a quanto disposto dall’art. 14, c.2, lett.a), c.p.i. – si evince che nella valutazione della decettività e della nozione di inganno, qualora il pubblico sia fuorviato da un marchio decettivo circa la propria natura, qualità o provenienza, si possa dichiararne:
- la nullità, se l’inganno si manifesta all’atto della registrazione;
- la decadenza, se l’inganno si manifesta in seguito all’uso del marchio post registrazione.
Allo stesso tempo, secondo un diverso orientamento, qualora l’inganno riguardi il marchio in sé considerato, si potrà parlare di nullità – se la decettività è originaria – o di decadenza – se la decettività è sopravvenuta.
Invece, se l’origine di inganno sia l’uso stesso del marchio, si potrà applicare solo l’art. 21 c.p.i., la cui violazione potrebbe essere presupposto di un atto di concorrenza sleale e quindi di eventuali sanzioni.
Sopravvenuta decettività del marchio
Nell’ipotesi in cui il marchio dovesse avere i presupposti di ingannevolezza già all’atto del deposito della domanda di registrazione, il titolare dovrà di fatto fare un passo indietro, dato che l’Ufficio competente ne rifiuterà la richiesta.
Qualora invece l’ingannevolezza sorga in un momento successivo alla registrazione, in funzione dell’uso che ne fa il titolare (modo e contesto in cui il segno è utilizzato), il marchio, originariamente valido, potrà essere sottoposto a decadenza per sopravvenuta decettività.
In tal caso, si assume che sia venuto meno l’equilibrio comunicativo tra il messaggio del marchio e i prodotti/servizi dallo stesso contraddistinti.
Sulla base dei presupposti qui illustrati, è essenziale che il titolare, per non rischiare di perdere il proprio marchio d’impresa, cerchi di salvaguardare la sua funzione di qualità e garanzia rispetto ai prodotti/servizi contrassegnati.
Pertanto, a protezione del marchio, è necessario che il titolare adotti efficaci comportamenti, come, ad esempio, mettere in atto una specifica campagna informativa, che fornisca al consumatore idonei chiarimenti circa l’esclusione del segno da qualsiasi dichiarazione di inganno.
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