L’estinzione del marchio per nullità o non uso

L’imprenditore, per impedire l’estinzione del proprio marchio d’impresa, deve poter dimostrarne l’effettivo uso che ne rafforzi il relativo interesse sulla sua funzione commerciale: contraddistinguere i prodotti o servizi sul mercato rispetto ai concorrenti.

Nei nostri precedenti approfondimenti ci siamo soffermati sull’importanza del marchio come asset aziendale e dunque sul valore economico e sul dilemma se sia opportuno o meno procedere alla registrazione rispetto al marchio di fatto.

In questo articolo affronteremo invece quali possono essere gli elementi che comportano la perdita del diritto esclusivo sul marchio da parte del titolare, e quindi la sua estinzione.

Vedremo pertanto cosa accade al marchio quando ad esempio si riscontrano dei problemi all’origine, visti sia nella valutazione dei requisiti di validità che nella domanda di deposito.

Oppure qualora sopraggiungano alcune circostanze illecite tali da ingannare il consumatore e da comportare di fatto un venir meno del relativo diritto.

L’estinzione del marchio

La protezione sul marchio registrato ha una sua durata nel tempo ma può di fatto perdere di validità per:

• il mancato rinnovo – la durata di protezione del marchio registrato è di dieci anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione, rinnovabile. Qualora il titolare non adempia al rinnovo, il marchio si considera scaduto e perde la sua capacità distintiva e protettiva;
• la rinuncia del titolare – richiesta che può essere fatta solamente dal titolare del marchio su istanza di annotazione di rinuncia.

Quando invece manchino sin dall’origine specifici presupposti alla registrazione o si riscontrino elementi contrari alle disposizioni normative, di cui è necessaria un’approfondita valutazione sulle relative cause, si possono individuare altri motivi di estinzione del marchio:

• la nullità;
• la decadenza

Cause di estinzione del marchio: nullità e decadenza

Nullità

Un marchio è dichiarato nullo, – ai sensi dell’art.25 c.p.i. – e quindi non avrebbe dovuto essere sottoposto a domanda di registrazione come marchio d’impresa, qualora:

• sia privo dei requisiti di validità alla registrazione, quali la novità, l’originalità, la capacità distintiva, la capacità di contraddistinguere i prodotti/servizi di un’impresa;
• manchi di liceità, ossia sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art.14, c.1, lett.a, c.p.i);
• sia idoneo ad indurre in inganno il consumatore, soprattutto sulla natura, qualità e provenienza geografica dei prodotti/servizi (art.14, c.1, lett.b, c.p.i.), come anticipato in un nostro precedente articolo;
• comporti la lesione di un diritto altrui e/o la violazione della proprietà intellettuale;
• il deposito avvenga in malafede (art.19, c.2, c.p.i.), intesa come sottrazione consapevole del marchio altrui, per cui il segno è registrato da chi non è legittimato a farlo.

Gli effetti della dichiarazione di nullità sono retroattivi, per cui a partire dalla data di registrazione del marchio,ed erga omnes, ossia nei confronti di tutti.

Il marchio nullo nasce originariamente tale, avendo sin dall’inizio dei vizi, quali la mancanza dei requisiti necessari alla registrazione, pertanto non potrà mai essere valido e pretendere di essere tutelato da possibili contraffazioni.

Decadenza

Diversa dalla nullità è la decadenza del marchio (art.26 c.p.i): questa si verifica quando sopraggiunge uno dei seguenti motivi:

• volgarizzazione, per cui il marchio resta privo della sua capacità distintiva e diventa denominazione “generica”, di uso comune (art.13, c.4,c.p.i.), non più idonea a identificare uno specifico prodotto/servizio;
• illiceità sopravvenuta (art.14, c.2,c.p.i.);
• non uso (art.24 c.p.i), se entro 5 anni dalla registrazione non viene appunto utilizzato.

Gli effetti della decisione che accerta la decadenza del marchio risalgono alla data di deposito dell’istanza di decadenza o, su richiesta dell’istante, alla data anteriore allo sviluppo delle condizioni di decadenza.

Uso effettivo del marchio

Si evince quindi che l’elemento essenziale per conservare il diritto esclusivo sul marchio sia il suo uso effettivo – e lecito – da parte del titolare – o da terzi su sua autorizzazione – al fine di:

• tutelare la registrazione;
• impedire qualsiasi atto di concorrenza sleale di imprese che intendono mantenere diritti di esclusiva su marchi non in uso, con l’intento di ostacolare l’attività imprenditoriale di terzi.

Sarà pertanto cura del titolare del marchio dimostrare questo uso tramite necessari accorgimenti quali:

• l’archiviazione regolare di tutte le prove d’uso, relative ad ogni anno e categoria di marchio, e la conseguente conservazione nel tempo, ai fini di dimostrarne l’uso effettivo in caso di contenzioso;
• tenere aggiornato e rinnovato il proprio asset dei marchi d’impresa nella versione che sia effettivamente in uso sul mercato, al fine di non raggiungere il punto limite della decadenza.

Per stabilire se vi sia un uso reale del marchio sarà quindi necessaria una valutazione caso per caso di tutti gli elementi che ne identifichino la sua validità.

Occorrerà perciò verificare se vi sia stato veramente un uso del segno, anche discontinuo, nel periodo dei cinque anni previsti, al fine di garantire al consumatore l’origine e la commercializzazione del prodotto/servizio per cui il marchio è stato registrato.

Un mancato uso del marchio per motivi non dipendenti dalla volontà del titolare, come la forza maggiore, non costituiscono causa di decadenza del marchio e quindi sono da ritenersi legittimi.

La richiesta di istanza di decadenza, così come quella di nullità, può essere effettuata in via giudiziale da qualsiasi imprenditore concorrente, che veda, nella presenza sul mercato di un determinato marchio, un impedimento all’esercizio della propria attività.

Ma dalla normativa comunitaria e nazionale si introduce la possibilità di mettere in atto un procedimento di nullità o decadenza anche per via amministrativa.

Procedimento amministrativo per nullità o decadenza del marchio

Con il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 di attuazione della Direttiva UE 2015/2436, in ottica di armonizzazione della normativa comunitaria a quella nazionale, si introducono alcuni cambiamenti in materia.

In seguito al recepimento della direttiva entro il 14 gennaio 2023 (art.54, Direttiva UE 2015/2436), sarà possibile quindi procedere a richiedere un’istanza di nullità o decadenza (artt.184 bis – 184 decies c.p.i.) di un marchio – scritta e motivata – per via amministrativa, che si affiancherà al procedimento giudiziale.

Pertanto, qualora sia già in atto un giudizio per una determinata richiesta di accertamento di decadenza o dichiarazione di nullità non si potrà procedere con quello amministrativo.

La novità normativa introdotta intende sveltire, per quanto possibile, le contestazioni per decadenza o nullità del marchio registrato davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Per avere chiarimenti su come:

• realizzare un marchio che non sia nullo già all’origine;
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