I cosiddetti “nuovi marchi” (o marchi non convenzionali), quali ad esempio, i marchi sonori, olfattivi, olografici (di cui al nostro precedente articolo) o il singolare marchio di posizione, pur potendo essere qualificati come marchi, non hanno la strada piana in sede di registrazione.
L’evoluzione della tecnologia ha influenzato gli imprenditori anche nella scelta del marchio d’impresa, quale efficace strumento di comunicazione con il consumatore (e anche qui richiamiamo un nostro precedente lavoro ) dando priorità:
- non tanto all’aspetto tecnico dei prodotti/servizi,
- quanto alla percezione sensoriale del segno che sia idoneo a contraddistinguerli.
Prima di entrare nel merito del marchio che qui ci interessa approfondire – marchio di posizione – soffermiamoci con una breve digressione sulla differenza tra marchi convenzionali e marchi non convenzionali, rispetto alla fonte che ha introdotto la nuova categoria.
Marchi convenzionali e marchi non convenzionali
Nella categoria dei marchi convenzionali (o tradizionali), che possono essere riprodotti graficamente – quale requisito necessario per la relativa registrazione – includiamo quelli più conosciuti sul mercato, come i marchi:
- denominativi, si compongono esclusivamente di parole, lettere, cifre o sono il frutto della loro combinazione, senza elementi grafici;
- figurativi, con immagini, elementi grafici e di colore;
- misti, dati dalla combinazione dei due elementi, denominativo e figurativo.
Con la modifica del Regolamento (UE) 2015/2424 – nella versione codificata del Reg. (UE) 2017/1001, entrato in vigore il 1° ottobre 2017 – si è assistito al superamento del requisito della “rappresentazione grafica”.
Si legge infatti al Considerando 9 del Reg.(UE) 2015/2424:
«Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva».
Pertanto, il Regolamento UE, ha sostituito il requisito della rappresentazione grafica con un tipo di rappresentazione che permetta di definire in modo «chiaro, preciso e accessibile» il marchio oggetto di tutela.
Con l’applicazione di questo criterio, si è estesa la possibilità di procedere alla registrazione anche ai marchi non convenzionali, che prima venivano esclusi direttamente dalla procedura o, in fase di registrazione, potevano essere dichiarati nulli, proprio perché il titolare non riusciva a dargli un’adeguata veste grafica.
Come menzionato, anche il marchio di posizione è incluso nei marchi non convenzionali, ma in che modo possiamo riconoscerlo?
Come riconoscere un marchio di posizione
Il marchio di posizione consiste nell’inserimento di un elemento verbale o figurativo (grafico, tridimensionale) di dimensioni variabili che viene posto su un prodotto sempre nella stessa posizione.
Da non confondersi con il “marchio di forma” per il quale questa rappresenta di fatto il requisito essenziale per «ottenere un risultato tecnico o attribuire un valore sostanziale al prodotto» (sent. 12 giugno 2018 – causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin Sas contro van Haren Schoenen BV).
Diversamente, nel “marchio di posizione” si tutela l’applicazione di un particolare elemento posizionato in un punto specifico del prodotto, che di per sé si scinde dalla forma dello stesso.
Ci è da illuminante esempio la sentenza menzionata, da cui si ricava la qualifica come marchio di posizione del colore rosso applicato sulla suola di una scarpa da donna con tacco alto, sul quale era stata richiesta la registrazione, e non la scarpa stessa.
La rappresentazione
La rappresentazione del marchio di posizione deve individuare in maniera chiara e precisa la posizione del segno e la relativa dimensione rispetto al prodotto su cui è applicato.
Il titolare del segno può includere alla rappresentazione del marchio di posizione una descrizione esplicativa sulle modalità in cui esso sia stato posizionato sul prodotto, e riprodurre gli elementi che non sono oggetto di registrazione mediante linee tratteggiate (come vediamo nell’immagine dell’esempio qui di seguito raffigurato).
EUTM 008586489
«Descrizione: è un marchio di posizione e consiste in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa, la prima linea va dal mezzo del bordo della suola e sale all’indietro verso il collo del piede della scarpa […]; la linea tratteggiata indica la posizione del marchio e non ne fa parte».
Come registrare il marchio di posizione
Come ogni tipologia di marchio, anche quello di posizione per essere registrato necessita dell’imprescindibile requisito della capacità distintiva, e quindi che sia percepito dal consumatore non come un semplice elemento decorativo o estetico del prodotto, ma con una sua distintività, creatività e originalità.
In presenza dei requisiti necessari, sarà possibile procedere alla registrazione anche per il marchio di posizione.
Nell’esame della domanda occorrerà valutare se in effetti il consumatore sia in grado di:
- ricondurre tale marchio ad una specifica impresa, in base ai suddetti requisiti;
- focalizzare l’attenzione sull’elemento apposto come marchio di posizione, indipendentemente dalla forma del prodotto.
La scelta strategica del marchio di posizione
La percezione del consumatore sul marchio non convenzionale non avviene con la stessa modalità e semplicità di un marchio denominativo o figurativo.
Per questo l’imprenditore, prima di decidere se la scelta migliore per la propria azienda sia il marchio di posizione, è opportuno che pianifichi e investa su un’efficiente strategia aziendale, di marketing (mercato di riferimento, target, concorrenza) e comunicazione.
Lo scopo del piano è adottare un marchio di posizione che sia effettivamente originale e distintivo e non decorativo, tale da non creare confusione nel consumatore, ma consentendogli di riconoscere l’origine commerciale del prodotto non dalla forma del prodotto, ma dal solo elemento distintivo posizionato.
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