La capacità distintiva del marchio è un requisito essenziale ai fini della registrazione, e ancor prima (direi ontologicamente) per un’adeguata valutazione del rischio di confondibilità tra marchi.
Il primo passo che l’impresa deve compiere per tutelare il proprio marchio, quale essenziale strumento di comunicazione tra impresa e consumatore (come ricordiamo nel nostro E-book in materia), è procedere alla sua registrazione.
A seguito della registrazione la tutela è rafforzata ed il rischio di confondibiltà può essere meglio difeso vantando il diritto di anteriorità.
Questo si concretizza nei seguiti casi.
Rischio di confusione e rischio di associazione
Il rischio di confusione sussiste nel momento in cui i consumatori confondono i marchi in conflitto o hanno la percezione che i prodotti o servizi coperti dai marchi in conflitto abbiamo origine commerciale:
- dalla stessa impresa;
- da “imprese economicamente collegate fra loro” da rapporti di natura contrattuale.
Da quest’ultima modalità si richiama il rischio di associazione che, di fatto, non rappresenta un’alternativa alla confondibilità dei marchi, ma ne amplia la portata.
Infatti, nella norma (art.8, par.1,lett. B, RMUE) si legge “il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”, per cui il secondo tipo di rischio può verificarsi solo in presenza del primo.
Diversamente non vi è un rischio di confondibilità tra marchi qualora il consumatore percepisca che il marchio posteriore abbia sì una somiglianza con quello anteriore, ma di fatto non pensa che l’origine commerciale del prodotto sia la stessa.
Un caso giurisprudenziale
A esemplificazione di quanto detto, suggeriamo un recente caso giurisprudenziale (Tribunale di Catanzaro, sent. n.1992 del 23 settembre 2022) in cui il giudice è chiamato a valutare se vi sia confondibilità tra i marchi oggetto della contesa (“SHEIN” del ricorrente – marchio anteriore registrato – e “SHE.IN” del resistente – marchio posteriore).
Il resistente, chiamato in giudizio dal ricorrente, avrebbe illecitamente impiegato il suo marchio “SHE.IN” durante l’esercizio della sua attività commerciale, sia online che offline (negozi fisici), commercializzando prodotti a marchio “SHEIN”.
Inoltre, aveva provveduto a richiedere la registrazione del marchio, nonostante l’evidente mancanza di capacità distintiva del segno rispetto al marchio anteriore: l’unica differenza con il marchio “SHEIN” era il punto posto tra “SHE” e “IN”, elemento di fatto «inidoneo a conferirgli originalità e novità».
Dai fatti e dalla documentazione ricevuta, il giudice conferma:
1) l’illegittimo uso del marchio “SHE.IN”
e l’effettiva confondibilità con il marchio “SHEIN”, data dalla connessa somiglianza visiva e fonetica, anche in virtù del fatto che entrambi i segni erano utilizzati per la «pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento»;
2) il verificarsi di un atto di concorrenza sleale
come previsto dall’art.2598 c.c., in quanto la parte resistente aveva di fatto tenuto un «comportamento contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare la ricorrente», con conseguenti effetti dannosi in termini economici e di immagine per la detta ricorrente.
Infatti, uno dei presupposti del rischio di confusione è proprio il rapporto di concorrenza che esiste tra due imprese, in relazione alla posizione che entrambe occupano sul mercato in termini merceologici, produttivi e di commercializzazione.
Valutazione rischio di confondibilità tra marchi
La valutazione di confondibilità tra marchi deve essere accertata caso per caso dal giudice che verificherà se tra i segni in conflitto vi sia effettivamente una somiglianza o identità, misurata sulla base di diversi criteri:
- il grado di capacità distintiva, per cui un marchio con un alto carattere distintivo (marchio forte) avrà una tutela più ampia rispetto a quello con grado più basso (marchio debole);
- la percezione del consumatore sui marchi in conflitto e sui relativi prodotti/servizi, in vista di una scelta commerciale di acquisto;
- il rapporto di concorrenza tra le due imprese.
Pertanto, il rischio di confusione deve essere valutato confrontando i due segni a livello fonetico, visivo e concettuale, non nei singoli elementi, ma riscontrando l’eventuale somiglianza nella sua globalità, tenendo presente la percezione complessiva (“impressione complessiva”) che il consumatore ha sui segni in conflitto.
In conclusione, è essenziale che l’imprenditore sin dalla progettazione del suo marchio valuti con attenzione che lo stesso sia un marchio forte, quindi originale e nuovo, al fine di ridurre al minimo il rischio di confondibilità con altri segni.
Per avere un supporto su come valorizzare e difendere il tuo marchio d’impresa sul mercato dal rischio di confusione e contraffazione, non esitare, contatta il nostro Studio.