Nella cessione d’azienda, o di un suo ramo, consegue implicitamente la cessione del marchio, tanto da assumere un effetto trascinamento in relazione al rapporto marchio/impresa, alla funzionalità, uso e titolarità dello stesso.
Nell’ambito della cessione di ramo d’azienda, si può ritenere legittimo il trasferimento del marchio che identifica quel ramo o il prodotto, anche senza espressa disciplina o indicazione?
E se il marchio è in uso all’azienda ceduta ma è in co-proprietà di terzi, viene altrettanto ceduto al nuovo proprietario a seguito dell’acquisto o subentro in azienda?
Quali sono i requisiti di trasferibilità del marchio?
La questione è solo apparentemente di immediata soluzione e risposta.
In precedenza, ci eravamo già occupati dell’effetto trascinamento del marchio.
Ci approcciamo ora lato “azienda” e, per continuità con le operazioni straordinarie di cui ci siamo occupati anche nei precedenti approfondimenti, valuteremo qui di seguito cosa può succedere al marchio in caso di cessione di azienda.
Il nostro specifico obiettivo è cercare di comprendere come si muove il marchio con la cessione di ramo d’azienda rispetto alla sua libera trasferibilità.
Partiamo da un caso pratico.
Case History
La società Alfa, già attiva nel suo settore, ma non ancora conosciuta al grande pubblico, decide di accelerare il processo di consolidamento del mercato con una scelta strategica opportuna: acquistare un competitor già meglio posizionato (favorendo così anche la crescita per linee esterne).
Stabilisce quindi di comprare il ramo della azienda concorrente Beta, che tra le sue attività annovera proprio quella del segmento di interesse di Alfa.
Target dell’operazione straordinaria di Alfa non è (solo) quello di comprare la fetta di mercato che copre il ramo di Beta, ma soprattutto il suo più noto Marchio, rappresentato da quel ramo in cessione.
I rispettivi imprenditori formalizzano la cessione, con un contratto in cui si dà per scontato il passaggio di tutto ciò che rappresenta il ramo, conseguentemente anche del marchio e non solo del nome e delle insegne.
Poco dopo interviene Caio, che lamenta la (co)proprietà del marchio e ne inibisce ad Alfa l’utilizzo.
Nel contratto di cessione non era stato espressamente previsto, disciplinato e valorizzato anche l’asset rappresentato dal marchio, di proprietà (ancora) di Beta e Caio, ed ora in uso ad Alfa (senza legittimazione in tal senso).
Dettaglio di non poco conto, tanto da sembrare un caso di scuola. Ma a scuola mica ce la dicono sempre tutta.
Se volete sapere come finirà, balzate all’ultimo capitoletto, altrimenti addentriamoci nei passaggi intermedi.
Trasferibilità del marchio
Il marchio, che sia denominativo e/o figurativo, rappresenta, distingue e valorizza una specifica azienda e i suoi prodotti/servizi, garantendone la riconoscibilità sul mercato e la sua circolazione.
La circolazione del marchio all’interno del mercato, quale indispensabile asset di Proprietà Intellettuale, può avvenire in funzione del valore economico, del suo uso sul mercato e della specifica titolarità.
Essa trova la sua disciplina a livello nazionale, nell’art.23 del Codice della Proprietà Industriale e dell’art.2573 del codice civile in cui si prevede che:
«il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato» [art.2573, c.1, c.c.].
Per cui si evince una libera trasferibilità del marchio secondo due modalità di attribuzione, la licenza e la cessione del marchio.
Licenza
Con la licenza, il titolare del marchio mantiene il diritto su di esso ma ne attribuisce un diritto di godimento temporaneo ad un terzo, a cui concede quindi il diritto di uso, dietro corrispettivo.
Cessione del marchio
Con la cessione del marchio invece si ha un trasferimento definitivo del marchio con passaggio di titolarità da un soggetto ad un altro.
Per cui, in caso di cessione di azienda o di un ramo d’azienda, è bene capire sin da subito:
- a chi sia attribuita la titolarità del marchio, se questa sia persona fisica o giuridica;
- quali siano le classi merceologiche che il marchio copre e quali prodotti/servizi sono tutelati;
- che vi sia il consenso del titolare del diritto.
Inoltre, con il trasferimento tramite licenza o cessione si deve comunque garantire di non recare in inganno il consumatore rispetto ai prodotti/servizi tutelati.
Occorre quindi, a tutela del consumatore, mantenere le caratteristiche essenziali e lo stesso livello qualitativo, in linea sempre alle aspettative del pubblico.
E’ dunque necessario valutare il contesto e il modo nel quale il titolo è stato utilizzato e verrà impiegato post-trasferimento.
Che relazione esiste quindi tra cessione del marchio e cessione di ramo d’azienda?
Cessione del marchio: rapporto marchio/impresa
Con il contratto di cessione di ramo d’azienda si trasferiscono contestualmente beni e diritti e quindi in automatico i rapporti contrattuali, ad eccezione di quelli a carattere personale o che non siano ancora esauriti (art. 2558 c.c.).
E al marchio cosa succede?
Applichiamo ora al caso concreto quanto accennato in esordio.
Tra i beni strumentali espressamente ceduti e inclusi nel contratto c’era l’insegna, la cui circolazione segue di fatto l’azienda. Non era invece previsto o identificato e disciplinato in maniera esplicita alcun passaggio o uso del marchio.
Uso del marchio
Nel nostro caso di studio (e di Studio) Alfa e Beta, non hanno esplicitato nella loro contrattazione l’uso del marchio, assimilandola all’insegna e alla denominazione della società e assumendo che la cessione d’azienda ha un effetto trascinamento sul marchio rispetto ai prodotti/servizi.
Certamente il marchio, in quanto asset immateriale, rientra nei beni trasferibili ed è parte integrante ed essenziale del ramo d’azienda, in quanto lo identifica.
La sua cessione o utilizzo è bene però che sia espressamente disciplinata e non può darsi per implicita con la cessione dell’azienda o di un suo ramo, (tanto meno se il marchio che identifica il prodotto coincida con il nome dell’imprenditore, come già si è fatto cenno nel nostro precedente intervento).
La questione qui descritta:
- sul rapporto tra marchio/impresa,
- sull’effetto trascinamento del marchio, in sede di cessione di azienda o di un suo ramo,
è certamente complessa e molto tecnica, e non può essere lasciata indisciplinata su una sottile linea di confine tra il detto e il non detto, previsto o meno, esplicito o implicito.
Noi siamo quindi a vostra disposizione per colmare ogni vostro dubbio su come procedere in caso di trasferimento di un marchio nel contesto della cessione d’azienda (o ramo).
Non esitate a contattarci per saperne di più.